提及2009年1月出版、同年2月結(jié)束網(wǎng)絡(luò)連載的小說《巫頌》，喜歡玄幻類作品的讀者大多不會陌生。圍繞著“巫頌”二字，小說《巫頌》網(wǎng)絡(luò)連載平臺17K小說網(wǎng)的經(jīng)營方與一家網(wǎng)頁、移動游戲運營商產(chǎn)生了一場商標(biāo)糾葛。

近日，雙方紛爭有了新進(jìn)展，北京市高級人民法院支持了中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司（下稱中文在線公司）的上訴請求，認(rèn)定四川大神時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱大神時代公司）申請注冊第26837073號“巫頌”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)），不當(dāng)利用了中文在線公司基于作品名稱“巫頌”而享有的商業(yè)信譽，損害了其現(xiàn)有的在先權(quán)利。

據(jù)了解，小說《巫頌》是劉煒（筆名血紅）于2008年2月開始在17K小說網(wǎng)連載的一本玄幻類小說，2009年1月出版了該小說的實體書，同年2月該小說結(jié)束網(wǎng)絡(luò)連載。2017年10月，大神時代公司提交了訴爭商標(biāo)的注冊申請，2018年9月被核準(zhǔn)注冊，核定使用在包裝設(shè)計、計算機(jī)軟件設(shè)計等第42類服務(wù)上。

2019年2月，中文在線公司針對訴爭商標(biāo)提出無效宣告請求，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了《巫頌》作品獨家授權(quán)協(xié)議、《巫頌》作品的知名度證據(jù)及作者的知名度證據(jù)、漢語詞典及網(wǎng)絡(luò)對“巫頌”的解釋、游戲平臺介紹截圖、媒體報道等材料，據(jù)此主張“巫頌”是該公司簽約作者創(chuàng)作的小說作品名稱，具有較高知名度，大神時代公司申請注冊訴爭商標(biāo)損害了其在先權(quán)利；大神時代公司與其屬于同行業(yè)競爭對手，在應(yīng)知或明知的情況下申請注冊訴爭商標(biāo)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

大神時代公司則向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了其與關(guān)乃昕簽訂的代理合同、勞務(wù)合同及創(chuàng)作合同、《薩巫頌》作者介紹等證據(jù)，稱訴爭商標(biāo)由該公司簽約作者獨創(chuàng)，不存在搶注中文在線公司商標(biāo)的情形，而且中文在線公司提交的證據(jù)不足以證明《巫頌》作品具有一定知名度，該公司與中文在線公司的經(jīng)營范圍不一樣，不存在競爭關(guān)系，其注冊和使用訴爭商標(biāo)不會造成混淆、誤認(rèn)。

2020年2月，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出裁定，認(rèn)為中文在線公司提交的證據(jù)不足以證明“巫頌”作品名稱已具有較高知名度，不足以證明訴爭商標(biāo)的注冊可能擠占該公司基于其作品名稱所享有的市場優(yōu)勢地位和交易機(jī)會，從而無法認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊損害了中文在線公司作品名稱的在先商品化權(quán)益，據(jù)此裁定對訴爭商標(biāo)予以維持。

中文在線公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的上述裁定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，中文在線公司提交的證據(jù)不足以證明在訴爭商標(biāo)申請日前，以“巫頌”為名的網(wǎng)絡(luò)小說作品已經(jīng)具備一定知名度，也無法證明小說作品名稱“巫頌”具有一定知名度和影響力，而且該知名度已經(jīng)超出小說作品本身，覆蓋到特定商品或服務(wù)。因此，在案證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)的注冊不當(dāng)利用了中文在線公司基于作品名稱而享有的商業(yè)信譽，進(jìn)而擠占其應(yīng)享有的市場優(yōu)勢地位和交易機(jī)會，中文在線公司關(guān)于訴爭商標(biāo)的注冊損害了其在先權(quán)利的主張缺乏事實及法律依據(jù)。綜上，法院于2020年12月一審判決駁回了中文在線公司的訴訟請求。

中文在線公司不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴。

關(guān)于涉案小說《巫頌》的知名度問題，北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)中文在線公司提交證據(jù)顯示，小說《巫頌》于2009年1月出版，2009年2月結(jié)束網(wǎng)絡(luò)連載，在訴爭商標(biāo)申請日前小說《巫頌》尚處于著作權(quán)保護(hù)期，綜合考慮小說《巫頌》被眾多網(wǎng)絡(luò)平臺刊載并作為實體書出版，諸多媒體上存在多篇發(fā)布日期早于訴爭商標(biāo)申請日的關(guān)于小說《巫頌》及其作者的新聞報道，小說《巫頌》曾多次作為網(wǎng)絡(luò)小說的典型案例被學(xué)術(shù)論文提及等情況，可以證明小說《巫頌》在訴爭商標(biāo)申請日前已具備一定的知名度。

針對大神時代公司注冊使用訴爭商標(biāo)是否具有惡意且損害了中文在線公司的在先權(quán)利，北京市高級人民法院指出，小說《巫頌》的作品名稱系臆造詞匯，具有一定的獨創(chuàng)性，訴爭商標(biāo)與其文字構(gòu)成完全相同，而且前述小說與訴爭商標(biāo)核定使用的把有形的數(shù)據(jù)或文件轉(zhuǎn)換成電子媒體等服務(wù)具有一定的關(guān)聯(lián)性，如果大神時代公司在核定服務(wù)上使用訴爭商標(biāo)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為服務(wù)提供者與小說《巫頌》的著作權(quán)人之間存在特定聯(lián)系，進(jìn)而不正當(dāng)?shù)乩昧酥形脑诰€公司基于小說《巫頌》而獲得的知名度和影響力，擠占了小說《巫頌》作品名稱的商業(yè)價值和交易機(jī)會。同時，根據(jù)中文在線公司提交的證據(jù)顯示，大神時代公司意圖將訴爭商標(biāo)以1800萬元的價格轉(zhuǎn)讓給中文在線公司，據(jù)此可以推定大神時代公司申請注冊訴爭商標(biāo)存在主觀惡意。

綜合考慮上述事實，北京市高級人民法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊損害了中文在線公司對小說《巫頌》的作品名稱享有的在先權(quán)利，據(jù)此撤銷一審判決及國家知識產(chǎn)權(quán)局所作裁定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局就中文在線公司針對訴爭商標(biāo)提出的無效宣告請求重新作出裁定。

“根據(jù)我國商標(biāo)法第三十二條規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。此處的‘在先權(quán)利’應(yīng)作廣義理解，既包括法定權(quán)利，亦包括受法律保護(hù)的民事權(quán)益。有一定影響的商品名稱是我國反不正當(dāng)競爭法明確規(guī)定予以保護(hù)的民事權(quán)益，屬于我國商標(biāo)法規(guī)定的在先權(quán)利的范圍?！北本┳烤暵蓭熓聞?wù)所合伙人、律師孫志峰日前接受本報記者采訪時表示，依據(jù)作品名稱主張商品化權(quán)益保護(hù)，應(yīng)當(dāng)以該作品名稱具有較高知名度為前提，進(jìn)而保護(hù)基于此帶來的商業(yè)價值以及商業(yè)機(jī)會。

“當(dāng)作品名稱因具有一定知名度而不再單純局限于作品本身，與特定商品或服務(wù)的商業(yè)主體或商業(yè)行為相結(jié)合，相關(guān)公眾基于對作品的認(rèn)知和情感，對與其結(jié)合的商品或服務(wù)產(chǎn)生移情作用，使權(quán)利人據(jù)此獲得作品發(fā)行以外的商業(yè)價值與交易機(jī)會時，則該作品名稱可以構(gòu)成我國商標(biāo)法第三十二條所指的在先權(quán)利?！睂O志峰指出，將作品名稱作為在先權(quán)益保護(hù)的認(rèn)定應(yīng)滿足4個條件，一是訴爭商標(biāo)申請日前該作品處于著作權(quán)保護(hù)期；二是訴爭商標(biāo)申請日前該作品名稱具有較高的知名度；三是相關(guān)公眾易于將使用該作品名稱的商品或者服務(wù)與該作品的著作權(quán)人聯(lián)系在一起，容易認(rèn)定該商標(biāo)的申請注冊經(jīng)過了作品的著作權(quán)人許可或者該商標(biāo)與著作權(quán)人之間存在特定聯(lián)系；四是訴爭商標(biāo)申請人主觀上存在惡意。