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發(fā)布時間:2020-11-08 16:23:49
由于專利的地域性,中國與美國以及歐洲的專利制度在具體申請實踐方面存在諸多差別。本文主要就申請人在中國發(fā)明專利申請通過PCT專利途徑進入歐美國家階段時所關(guān)注的幾個問題:權(quán)利要求書附加費、主動修改時機和加快審查程序進行了探討。
關(guān)鍵詞:權(quán)利要求附加費;主動修改;加快審查
近年來,隨著中國科技創(chuàng)新的步伐日漸加快,越來越多的中國企業(yè)不再滿足于國內(nèi)市場,而是把目光投向了國外,特別是經(jīng)濟比較發(fā)達的歐美市場。中國企業(yè)要想走出去、站穩(wěn)腳、打勝仗,專業(yè)性地利用PCT制度,戰(zhàn)略性地進行專利布局,是一門必須修好的專業(yè)課。
然而,由于中國與美國以及歐洲的專利制度的不同,在具體申請實踐方面存在諸多差別?,F(xiàn)就中國發(fā)明專利申請通過PCT途徑在進入歐洲以及美國國家階段時,需要注意的幾個問題進行探討。
1、權(quán)利要求附加費
中國:根據(jù)中國專利審查指南中關(guān)于申請附加費的相關(guān)規(guī)定:申請附加費包括申請文件的權(quán)利要求超過10項時需要繳納的費用,該項費用的數(shù)額以項數(shù)計算,每項征收人民幣150元。
歐洲:根據(jù)歐洲專利公約的相關(guān)規(guī)定,針對權(quán)利要求書中超出15項的部分,將征收額外的權(quán)利要求費,具體的收費標(biāo)準(zhǔn)為:針對超出15項并不超過50項的部分,每項征收235歐元的權(quán)利要求費,針對超出50項的部分,每項征收580歐元。例如進入歐洲申請的文本,權(quán)利要求項數(shù)為55項,那么將會產(chǎn)生高達約人民幣11125歐元(約人民幣85500元)的超項費。
美國:根據(jù)美國專利法的相關(guān)規(guī)定,針對權(quán)利要求書中總項數(shù)超出20項的部分以及獨立權(quán)利要求項數(shù)超出3項的部分,將征收額外的權(quán)利要求費,根據(jù)申請人實體大小,會有三檔不同標(biāo)準(zhǔn)的官費,本篇就按照大實體的超項費來進行對比,如果申請人為小實體,只需繳納一半的官費,如果申請人為微小實體,則只需繳納四分之一的官費,具體的收費標(biāo)準(zhǔn)為:針對總項數(shù)超出20項的部分,每項征收100美元的權(quán)利要求費,針對獨立權(quán)利要求項數(shù)超出3項的部分,每項征收460美元。需注意,美國對權(quán)利要求的超項費的征收是一直持續(xù)在審查過程中,例如,申請人在提交申請時,權(quán)利要求總項數(shù)為超過20項,而在答復(fù)審查意見通知書的過程中,將權(quán)利要求書修改為超過20項,則需要對超過部分的權(quán)利要求繳納額外的費用,并且即使申請人在后續(xù)的修改過程中,將權(quán)利要求書最終項數(shù)修改為20項以內(nèi),該費用也不予退還。
此外,針對多項引用的權(quán)利要求,美國專利商標(biāo)局規(guī)定不僅要多支付820美元/申請的官費,在計算權(quán)利要求總項數(shù)時,一個多項引用的權(quán)利要求會按照其中引用的權(quán)利要求項數(shù)為準(zhǔn)。
建議:因此,在實際操作過程中,申請人可針對進入不同國家或地區(qū),對權(quán)利要求書的項數(shù)及其引用關(guān)系進行不同的適應(yīng)性修改調(diào)整,以避免額外的費用。例如,適當(dāng)壓縮權(quán)利要求項數(shù),尤其針對進入美國國家階段的案件,需要注意將多項引用的權(quán)利要求修改為僅引用一項。
2、主動修改時機
針對上述可能存在的問題,以及其他可能需要對申請文件進行修改的情形,申請人可通過提交主動修改的形式對其申請文件進行修改。然而,針對主動修改的時機,中國、歐洲以及美國存在著差異。
中國:中國發(fā)明專利申請在提交后,發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時、或在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)提交主動修改請求。
歐洲:針對進入歐洲國家階段的PCT申請,申請人在進入國家階段的同時,可依據(jù)PCT條約第28或第41條,在原始提出的國際申請所公開的范圍以內(nèi),對權(quán)利要求書、說明書和附圖進行修改。此外,申請人可在收到EPC第161條通知書后,在該通知書指定的期限(6個月)內(nèi),提交主動修改請求;例如可在此階段將權(quán)利要求的項數(shù)修改為不超過15項,以避免額外的權(quán)利要求費。
美國:針對進入美國國家階段的PCT申請,類似地,申請人在進入國家階段的同時,可依據(jù)PCT條約第28或第41條,對權(quán)利要求書、說明書和附圖進行修改。此外,在提交新申請之后,以及審查員下發(fā)OA1之前,申請人均可以提交主動修改。因此,如申請人需要對權(quán)利要求書進行修改,可在此階段進行。
3、加快審查程序
PCT途徑進入歐洲或美國國家階段時,為了盡快獲得授權(quán),申請人可通過加快程序加快專利申請的處理進程。例如,在申請人提交PCT申請后,收到國際局發(fā)出的PCT申請?zhí)柡?,即可辦理進入國家階段事宜,無需等待PCT國際公布。此外,針對進入不同國家或地區(qū)的專利申請,可通過不同的途徑進行加快程序。
(1)進入歐洲階段的加快途徑
PACE
PACE的全稱是the programmer for accelerated prosecution of European patent applications。可以用于加快歐洲申請的檢索和/或?qū)彶樗俣?。申請人一般書面提出PACE請求即可,無需說明具體的加速理由(沒有官費)。
PPH
PPH即專利審查高速公路,是近些年比較熱門的一個加速程序。在先審查決定中至少有一項權(quán)利要求有授權(quán)前景,申請人可要求在后審查加快;PPH申請也沒有官費。
(2)進入美國階段的加快途徑
普通加快審查(AE)
通過USPTO的電子申請系統(tǒng)(EFS)或者網(wǎng)上電子申請系統(tǒng)(EFS-Web)進行電子提交的申請,可請求USPTO對其申請進行普通加快審查AE(acceleratedexamination)。申請人需繳納額外加快審查費用每件130美元,并且申請的獨立權(quán)利要求不超過3個,權(quán)利要求總數(shù)不超過20個,不能含有多項從屬權(quán)利要求,必須符合單一性的要求。此外,申請人必須愿意進行關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)及申請的可專利性等問題的會晤,并且提交一份書面聲明,愿意在審查員要求時即進行會晤(申請全部主題可以授權(quán)的,可不進行會晤)。加快請求通過后,預(yù)計在自申請日起12個月內(nèi)收到最終審查決定。
優(yōu)先審查(Track One)
由于普通加快審查要求的條件較為嚴格,無法滿足申請人的需求,申請人還可通過優(yōu)先審查程序加快審查程序。通過優(yōu)先審查的專利申請需滿足獨立權(quán)利要求不超過4個,以及權(quán)利要求總數(shù)不超過30個;并且申請人需繳納額外優(yōu)先審查費用每件4800美元(大實體)。優(yōu)先審查請求通過后,預(yù)計在自申請日起12個月內(nèi)收到最終審查決定。
PPH
與進入歐洲國家階段的申請類似,在先審查決定中至少有一項權(quán)利要求有授權(quán)前景,申請人可要求在后審查加快;PPH申請也沒有官費。
對于年長者或有健康問題申請人的加快審查
根據(jù)USPTO審查程序手冊MPEP708.02的規(guī)定,對于年長者(年齡大于65歲)或有健康問題(健康狀況無法滿足正常申請程序中的相應(yīng)行為)的申請人可以提出特殊變更(makespecial)請求,將申請類型轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌?,該加快與普通加快審查類似。
完全的一通前會晤項目
完全的一通前會晤項目適用于所有技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明專利申請。申請人提出的請求至少應(yīng)比第一次審查意見通知書出現(xiàn)在專利申請信息查詢系統(tǒng)(PAIR)中提前一天;并且需滿足獨立權(quán)利要求不超過3個,權(quán)利要求總數(shù)不超過20個,且不包含多項從屬權(quán)利要求;同時,申請人必須同意進行會晤。該請求通過后,申請人收到第一次審查意見通知書的時間加快。
可見,PCT途徑進入歐洲和美國國家階段的加快審查的政策非常靈活多樣。申請人可根據(jù)自身案件的實際情況,選擇合適的加快程序,以盡快獲得專利授權(quán)。
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