自2011年起，圍繞著指定使用在手工器械類商品上的一件“臉譜FACEBOOK及臉譜圖形”商標(biāo)（下稱系爭商標(biāo)），知名社交服務(wù)網(wǎng)站Facebook的經(jīng)營方美國菲絲博克公司與該商標(biāo)權(quán)利人劉亞南在華展開了一場商標(biāo)權(quán)屬爭奪戰(zhàn)。

近日，這場歷時6年的權(quán)屬糾紛告一段落。北京市高級人民法院針對該案作出終審判決，駁回菲絲博克公司上訴請求，維持一審判決。

據(jù)了解，系爭商標(biāo)為第8943982號“臉譜FACEBOOK及臉譜圖形”商標(biāo)，由河北省滄州市獻(xiàn)縣自然人劉亞南于2010年12月提出注冊申請，指定使用在扳手（手工具）、打孔器（手工具）、切割工具（手工具）等第8類商品上。2011年9月，國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）對系爭商標(biāo)通過初步審定并予以公告。

2011年12月，菲絲博克公司針對系爭商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議申請，主張系爭商標(biāo)侵犯了其在先商號權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)，并構(gòu)成對其馳名商標(biāo)的復(fù)制、翻譯與摹仿，而且系爭商標(biāo)的標(biāo)志會對中國社會主義道德風(fēng)尚產(chǎn)生不良影響，系爭商標(biāo)申請注冊之時存在欺騙商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)或者其他不正當(dāng)手段的情形。

經(jīng)審查，商標(biāo)局于2013年4月作出裁定，對系爭商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。此后，菲絲博克公司以上述理由于2012年5月向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）提出復(fù)審申請，商評委并未支持菲絲博克公司訴求。其后菲絲博克公司將商評委訴致北京市第一中級人民法院，亦未能獲得法院一審支持。菲絲博克公司繼而向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，認(rèn)定系爭商標(biāo)未侵犯菲絲博克公司的在先商號權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)，亦未構(gòu)成對菲絲博克公司馳名商標(biāo)的復(fù)制、翻譯與摹仿。根據(jù)菲絲博克公司所提交的關(guān)于劉亞南申請注冊商標(biāo)的信息檔案，其僅在第7類與第8類商品上申請注冊了“FACEBOOK臉譜及臉譜圖形”商標(biāo)，雖菲絲博克公司主張劉亞南關(guān)聯(lián)公司在多個類別上申請注冊了他人具有較高知名度的商標(biāo)，但是菲絲博克公司并未舉證證明案外人與劉亞南具有主觀的意思聯(lián)絡(luò)，且相關(guān)商標(biāo)確屬具有較高知名度，同時考慮到被異議商標(biāo)為圖形、文字和字母組合而成的商標(biāo)，與菲絲博克公司的“FACEBOOK”商標(biāo)具有一定的差異，故僅憑在案證據(jù)并不能證明劉亞南存在大量囤積他人具有較高知名度的商標(biāo)，意圖牟取不正當(dāng)利益，損害公共利益，故維持原判。

行家點(diǎn)評

商家泉 北京高文律師事務(wù)所 律師：該案爭議焦點(diǎn)之一是對我國商標(biāo)法有關(guān)“其他不正當(dāng)手段”的適用問題。對于“其他不正當(dāng)手段”條款適用，應(yīng)當(dāng)注意注冊人是否系沒有實(shí)際使用意圖的大量囤積。大量囤積并未有嚴(yán)格數(shù)量限制，重點(diǎn)不在于數(shù)量的多少，而在于是否具有擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者謀取不正當(dāng)利益的故意，該故意以無使用意圖的大量囤積為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而非單純與知名商標(biāo)的接近程度為標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榍罢卟攀菙_亂注冊秩序的行為，后者僅是可能對私權(quán)的侵害。

對“其他不正當(dāng)手段搶注”的具體判斷上，在無真實(shí)使用意圖而僅把注冊商標(biāo)作為盈利手段的前提下，才可以推定“不正當(dāng)手段”，而“推定”不同于“視為”，前者可以被反證推翻，如有確鑿證據(jù)證明，注冊人雖然名下具有大量商標(biāo)，但系爭商標(biāo)確在使用中，則不宜推定為“不當(dāng)手段”，即涉案商標(biāo)具有大量實(shí)際使用證據(jù)，可以推翻“不正當(dāng)手段”，涉案商標(biāo)沒有實(shí)際使用證據(jù)，不一定推定具有“不正當(dāng)手段”。

該案中，劉亞南申請注冊商標(biāo)的信息檔案，其僅在第7類與第8類商品上申請注冊了“FACEBOOK臉譜及圖”商標(biāo)，并不能證明其存在無使用意圖大量囤積而推定適用“其他不正當(dāng)手段”條款，而僅僅可能是對未注冊商標(biāo)私權(quán)的侵害，因?yàn)槲覈虡?biāo)法設(shè)置了對私權(quán)的救濟(jì)途徑，在達(dá)不到馳名商標(biāo)、在先使用并有一定影響的情況下，已經(jīng)窮盡了私權(quán)的救濟(jì)途徑。在無相應(yīng)證據(jù)前提下，不應(yīng)以公共利益的絕對條款作為維護(hù)私權(quán)的兜底條款。這也符合我國商標(biāo)注冊制度的設(shè)計初衷，即對商標(biāo)的保護(hù)不能賦予特定標(biāo)志的全類壟斷，故允許在不相類似的商品或服務(wù)上出現(xiàn)相同或近似的標(biāo)志，這是我國商標(biāo)“在先注冊”制度的應(yīng)有之義。

湯學(xué)麗 北京市盈科律師事務(wù)所 合伙人、律師：根據(jù)我國商標(biāo)法規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標(biāo)，以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo)；其他單位或者個人可以請求商評委裁定撤銷該注冊商標(biāo)?，F(xiàn)實(shí)中違反誠實(shí)信用原則，擾亂商標(biāo)注冊管理秩序、損害社會公共利益與公平競爭的市場秩序的行為層出不窮，我國商標(biāo)法將“欺騙手段”以外的形式通過“其他不正當(dāng)手段”予以遏制，屬于兜底性規(guī)定。

上述規(guī)定的立法精神主要在于貫徹公序良俗和誠實(shí)信用原則、維護(hù)良好的商標(biāo)注冊、管理秩序，營造良好的市場環(huán)境，應(yīng)貫穿于商標(biāo)申請審查、異議、復(fù)審、無效、訴訟等過程。

采用欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者其他方式謀取不正當(dāng)利益等取得注冊，屬于“其他不正當(dāng)手段”。

現(xiàn)實(shí)中，大量申請注冊他人具有較高知名度的商標(biāo)，且注冊成功后，既無實(shí)際使用行為，也無準(zhǔn)備使用行為，僅具有出于牟取不正當(dāng)利益的目的，積極向他人兜售商標(biāo)、向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金等明顯缺乏真實(shí)使用意圖的行為比較常見，這種行為嚴(yán)重擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序、有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則，實(shí)踐中商標(biāo)局、商評委、法院通常將該情形屬于“其他不正當(dāng)手段”取得注冊的行為，而予以遏止，裁定或者判決訴爭商標(biāo)不予注冊或者予以無效。

該案中，在案證據(jù)并不能證明劉亞南存在大量囤積他人具有較高知名度的商標(biāo)，意圖牟取不正當(dāng)利益，損害公共利益，法院據(jù)此認(rèn)定系爭商標(biāo)不存在以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的情形。但筆者建議，企業(yè)在市場經(jīng)營中，要設(shè)計、形成自身獨(dú)特的品牌。違背誠實(shí)信用原則，大量申請注冊他人具有較知名度的商標(biāo)并進(jìn)行囤積試圖通過轉(zhuǎn)讓、許可、侵權(quán)賠償金等方式牟取不正當(dāng)利益的行為，終將受到法律的制裁。