近日上海市工商局針對(duì)金絲猴公司的商標(biāo)侵權(quán)行為開出了193萬(wàn)的天價(jià)罰單，創(chuàng)下近年來商標(biāo)侵權(quán)案件行政處罰金額的新高，這都?jí)蚧寕冑I個(gè)學(xué)區(qū)房了！不過中小企業(yè)老板們不要怕，即使被訴商標(biāo)侵權(quán)，我們還是有機(jī)會(huì)扭轉(zhuǎn)局面，化危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)的。抗辯技巧秘訣就是：靈活運(yùn)用，見招拆招。
一、穩(wěn)扎穩(wěn)打之基本定義
商標(biāo)侵權(quán)是指他人未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人的許可，使用了與該注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志，而且有可能造成消費(fèi)者在商品或服務(wù)來源上的混淆。從定義看商標(biāo)侵權(quán)的抗辯，可以從以下幾個(gè)地方下手：商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否被當(dāng)作商標(biāo)在使用、商標(biāo)是不是相同或者近似，商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品是不是相同或者類似，以及是否會(huì)有混淆可能性。
同時(shí)，我們思考侵權(quán)抗辯對(duì)策時(shí)也應(yīng)從法條和法理出發(fā)，千萬(wàn)不可因?yàn)槎x看起來簡(jiǎn)單就忽略，不修煉好內(nèi)功心法是抵擋不住強(qiáng)招的。涉及商標(biāo)侵權(quán)的法條秘籍在此：我國(guó)《商標(biāo)法》第57條、《商標(biāo)法實(shí)施條例》第75-82條、2002年最高院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1、2條。
二、武功進(jìn)階之抗辯方法
（一）縱覽全局之圍魏救趙
1.“非商標(biāo)性使用”抗辯
首先，商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否被當(dāng)作商標(biāo)使用是討論商標(biāo)侵權(quán)的前提。如果商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不滿足我國(guó)商標(biāo)法中“商標(biāo)使用”的規(guī)定，即沒有起到標(biāo)識(shí)商品或者服務(wù)來源的作用，當(dāng)然就沒有侵權(quán)與否之說了。那如何判斷標(biāo)識(shí)是否被當(dāng)作商標(biāo)使用了呢？商標(biāo)的使用包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，以達(dá)到區(qū)別商品特定來源的目的。比如，商業(yè)街的美食地圖上雖然會(huì)按照餐廳位置標(biāo)上“麥當(dāng)勞”、“真功夫”等商標(biāo)，但因?yàn)榈貓D上的這些標(biāo)識(shí)僅僅只是起到為店鋪定位的目的，因此這些商標(biāo)標(biāo)識(shí)屬于“非商標(biāo)使用”，在應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)抗辯時(shí)若能縱覽全局，以原告商標(biāo)屬于“非商標(biāo)使用”抗辯，則能輕易化解難題。
2. “正當(dāng)使用”抗辯
“正當(dāng)使用”一般包括描述性（敘述性）使用和指示性使用。描述性使用，所使用的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)是描述性、敘述性詞匯、符號(hào)，否則不可能構(gòu)成描述性使用。商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者地名可用于描述、敘述。
根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》的規(guī)定，僅由通用名稱或者敘述性詞匯組成的商標(biāo)不予注冊(cè)。但是通用名稱或敘述性詞匯經(jīng)過使用取得顯著性以后，即取得第二含義以后便可以獲得注冊(cè)。但這樣會(huì)產(chǎn)生一個(gè)問題，明明是通用名稱或者是敘述性的詞匯，因?yàn)槟惆阉?cè)在商標(biāo)里面我就不能用它們來描述產(chǎn)品了嗎？肯定不能這樣。比如在“雪花”案中（2003一中民初字第1004號(hào)），原告內(nèi)蒙古杭錦后旗金穗食品工業(yè)有限責(zé)任公司主張被告北京本鄉(xiāng)玉糧油有限公司在被告面粉產(chǎn)品上標(biāo)注“雪花粉”字樣侵犯了其“雪花”圖文商標(biāo)。最終法院認(rèn)定：根據(jù)中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)家糧食局的說明可知，各面粉企業(yè)均約定俗成地將生產(chǎn)精度更高、檔次更高的面粉稱之為雪花粉，故雪花粉應(yīng)屬商品通用名稱，被告在面粉包裝袋上標(biāo)注雪花粉屬于正當(dāng)使用。
指示性使用是指，為了標(biāo)明商品或服務(wù)的用途,使公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息,善意地使用他人商標(biāo)的行為。一般要求使用出于善意；使用的目的是對(duì)商品的特點(diǎn)、產(chǎn)地進(jìn)行描述；使用符合一般的商業(yè)慣例，且不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品來源的誤認(rèn)：使用者主觀不是作為自己商品的商標(biāo)使用；同時(shí)相關(guān)公眾也不會(huì)將其認(rèn)知為標(biāo)示來源的標(biāo)識(shí)。比如在案例：美國(guó)教育考試服務(wù)中心訴北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)案中，原告商標(biāo)是“TOEFL”，注冊(cè)在考試試題上，二審法院認(rèn)為，雖然新東方學(xué)校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL聽力磁帶上”突出使用了“TOEFL”字樣，但新東方學(xué)校對(duì)“TOEFL”是在進(jìn)行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表明出版物的來源，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來源的誤認(rèn)和混淆。
3. “權(quán)利用盡”抗辯
“權(quán)利用盡”是比較簡(jiǎn)化的說法，容易給人一種一下子就沒有商標(biāo)權(quán)了的感覺。其實(shí)這是一個(gè)很狹義的概念，即商標(biāo)權(quán)利人在商品合法投放市場(chǎng)之后就不能對(duì)該商品的進(jìn)一步流通如轉(zhuǎn)銷、分銷等進(jìn)行干預(yù)。比如把一瓶已經(jīng)打上了農(nóng)夫山泉的礦泉水賣到市場(chǎng)上去后，轉(zhuǎn)賣人是不是還在使用農(nóng)夫山泉的商標(biāo)？從嚴(yán)格的邏輯上講轉(zhuǎn)賣的行為屬于在使用該商標(biāo)，那么轉(zhuǎn)賣人在并未獲得商標(biāo)權(quán)人許可的情況下使用該商標(biāo)是不是侵權(quán)呢？歐盟的《商標(biāo)法》里寫得較為明確，對(duì)得到商標(biāo)授權(quán)投入市場(chǎng)的商品，首次投入市場(chǎng)后若其他人繼續(xù)使用這個(gè)商標(biāo)就不在你的權(quán)利范圍之內(nèi)了。這就叫商標(biāo)權(quán)利用盡，而不是說一賣出去我的商標(biāo)權(quán)就沒了。
原則上商標(biāo)權(quán)利用盡后我就沒有辦法控制商品的流通了。但是在歐盟《商標(biāo)法》或者在美國(guó)相關(guān)的判例里面有一個(gè)但書，即這個(gè)東西你接著賣沒有問題，但不能對(duì)其進(jìn)行任何更改。如果商品已經(jīng)變質(zhì)了，就要把它銷毀。但是，這在我們的《商標(biāo)法》里沒有規(guī)定。
4.“合法來源”抗辯及“商標(biāo)未使用”抗辯
我國(guó)《商標(biāo)法》第64條規(guī)定了商標(biāo)侵權(quán)被告的免責(zé)抗辯理由，即在未知的情況下銷售了侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，若能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，那么即使構(gòu)成侵權(quán)也不承擔(dān)賠償責(zé)任。以及注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人請(qǐng)求賠償，被控侵權(quán)人以注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊(cè)商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)。注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。
但是，并非所有銷售“合法取得”的侵權(quán)商品都可以免除侵權(quán)責(zé)任。，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合銷售方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，進(jìn)而合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。
5. 在先使用抗辯
如果你在對(duì)方申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前就已經(jīng)使用了該商標(biāo)，那么在面對(duì)侵權(quán)主張時(shí)，依據(jù)《商標(biāo)法》五十九條的規(guī)定做出不侵權(quán)的抗辯。
《商標(biāo)法》五十九條：商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。
（二）會(huì)心一擊之釜底抽薪
1.“商品不類似”抗辯
前面五個(gè)都屬于外圍抗辯，下面我們回到核心問題的抗辯中來。根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第57條，在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或類似的商標(biāo)易造成混淆的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因此，在進(jìn)行抗辯時(shí)，若能證明雙方商品不類似，則不構(gòu)成侵權(quán)。但是這個(gè)問題，在抗辯時(shí)同樣會(huì)出現(xiàn)難點(diǎn)。我們不禁要問道，商品類不類似是根據(jù)什么來判斷？我們可以借助商標(biāo)局編寫的《類似商品區(qū)分表》去進(jìn)行類似與否的判斷，但是類似商品區(qū)分表也在不斷地變化，現(xiàn)實(shí)生活中有些東西也不是非此即彼的，邏輯也是有限度的。
多數(shù)情況下，類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。提醒一下： 我們?cè)谧?cè)商標(biāo)時(shí)一定要借鑒其他知名品牌的延伸效應(yīng)。舉個(gè)例子：吉普的服裝是一件背心上面寫有“Jeep”,這就是吉普這個(gè)汽車品牌延伸發(fā)展到服裝上面來的表現(xiàn)。這時(shí)吉普這個(gè)品牌已經(jīng)不僅僅代表一輛車，而變成了一種粗獷彪悍的生活方式，這說明品牌具有一定的延伸性，可以用在各類商品上。商標(biāo)瞬間變得高大上了呢！
2. “商標(biāo)不近似”抗辯
剛講完商品的關(guān)系，現(xiàn)在，我們回到標(biāo)志本身是否近似的問題上來，這里也會(huì)涉及近似和混淆的關(guān)系。不多說，放圖！
機(jī)智的你一定可以看到很多不同。但是商標(biāo)不能這樣去比，不能用玩“找不同”的方法去判定，因?yàn)樯虡?biāo)的比對(duì)應(yīng)該以相關(guān)消費(fèi)者為標(biāo)準(zhǔn)的，即通過判斷相關(guān)消費(fèi)者會(huì)不會(huì)產(chǎn)生混淆來判斷商標(biāo)是否近似的。
總體來講，我們?cè)谂袛嗌虡?biāo)是否近似時(shí)采取的是一個(gè)整體的標(biāo)準(zhǔn)。所以，從商標(biāo)法的意義來講這兩幅圖是相同的，它們雖然存在區(qū)別，但是作為商標(biāo)時(shí)，以相關(guān)公眾的一般注意力去判斷，二者基本是相同的。不過在此要提醒一下：您注冊(cè)商標(biāo)前一定要進(jìn)行全方位的商標(biāo)近似檢索，避免日后踩雷。
3. 惡意搶注抗辯
如果商標(biāo)被他人惡意搶注后，惡意搶注人又提起了侵權(quán)主張，應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？根據(jù)最高院的意見：注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)屬于復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)、搶注被代理人或者被代表人的商標(biāo)或者以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，被訴侵權(quán)的在先商標(biāo)使用人以此為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)予以支持。
說了這么多，你學(xué)會(huì)了幾招呢？
